by Albertus Usada
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Pembatalan Merek pada Peradilan
tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut antara:
DC
COMICS, suatu persekutuan yang didirikan
menurut Undang-undang Negara Bagian New York, Amerika Serikat, berkantor pusat
di 2900 West Alameda Avenue, Burbank, California 91505, U.S.A., diwakili oleh Prudence Jahja, SH., LL.M. dkk Advokat pada
Kantor Hukum JANUAR JAHJA AND PARTNERS, selanjutnya disebut
Penggugat;
Lawan:
PT. MARXING FAM MAKMUR, Surabaya, selanjutnya
disebut Tergugat;
Dan
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN
HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA cq. DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK, selanjutnya disebut Turut Tergugat;
Menimbang,
bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal
27 Mei
2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat pada tanggal 27 Mei 2020, di bawah register perkara Nomor
29/Pdt.Sus/Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang pada pokoknya, sebagai berikut:
Bahwa, karena
salah satu pihak, yaitu Penggugat
dalam Gugatan a quo berada di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan hukum Gugatan Pembatalan Merek ini diajukan di
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
(selanjutnya disebut “UU Merek dan
Indikasi Geografis”), yang menyatakan sebagai berikut:
“Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat.”
Bahwa dasar-dasar gugatan pembatalan ini, sebagai berikut:
Tentang Dasar Hukum Gugatan
1. Bahwa Gugatan a quo diajukan
berdasarkan Pasal 76 ayat (1) dan (3) UU Merek dan Indikasi
Geografis:
Pasal 76
ayat (1)
“Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat
diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.”
Pasal 76 ayat (3)
“Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek
terdaftar.”
2. Bahwa terkait dengan batas waktu pengajuan Gugatan Pembatalan Merek, Pasal 77 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, mengatur sebagai berikut:
“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa
batas waktu jika terdapat unsur itikad
tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi
negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan
ketertiban umum.”
Tentang Penggugat (DC COMICS), Tokoh “SUPERMAN” dan Merek “SUPERMAN” yang merupakan Merek Terkenal
TENTANG PERTIMBANGAN
HUKUM:
DALAM KONVENSI :
Menimbang,
bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang,
bahwa dasar pokok gugatan Penggugat a quo
adalah gugatan pembatalan merek terdaftar “SUPERMAN” milik Tergugat, yaitu merek
“SUPERMAN” Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas
30, dan merek terdaftar “SUPERMAN” Nomor Pendaftaran
IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT. Marxing Fam Makmur (Tergugat) yang telah
didaftarkan Tergugat atas dasar itikad
tidak baik, serta
merek “SUPERMAN” adalah merek terkenal (well-known
mark) dan sebagai merek terdaftar milik Penggugat berdasarkan alasan hukum Pasal
77 ayat (2) dan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 21 ayat (3) dan ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta dalil gugatan Penggugat pada
pokoknya sebagai berikut:
1.
Bahwa tokoh “SUPERMAN” dan merek “SUPERMAN” merupakan merek
terkenal dan Penggugat adalah penerbit komik dan pemilik karakter fiksi bergenre
tokoh superhero SUPERMAN yang diciptakan Jerry Spiegel dan Joe Shuster yang
diterbitkan pertama kali oleh Penggugat pada bulan April 1938 yang memiliki
tingkat penjualan 600 juta kopi di seluruh dunia serta telah diadaptasi ke
dalam film SUPERMAN maupun poster film yang kemudian berkembang menjadi bisnis
di bidang produk pakaian, tas, alat tulis, pembukaan gerai dengan nama DC SUPER
HEROES yang tersebar di pusat
perbelanjaan di Indonesia;
2.
Bahwa Penggugat adalah pemilik merek-merek “SUPERMAN”,
Logo “S” (SUPERMAN) dan Lukisan tokoh “SUPERMAN” yang terdaftar pada Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat) di Kelas 9, 16, 28, 25, 26, 21,
14, 30 dan 32 yang terbagi atas 15 produk barang dan jasa;
3.
Bahwa merek “SUPERMAN” milik Penggugat yang terdaftar di
Indonesia, juga terdaftar sebagai merek-merek SUPERMAN sejak tahun 1939 di
negara asalnya, yaitu Amerika Serikat maupun menembus batas nasional dan
bersifat global di negara-negara lainnya, yaitu Afrika Selatan, Argentina,
Australia, Brazil, Inggris, Kanada, Mauritius, Mexico, Rusia, Uni Arab Emirat (UAE),
dan Yaman;
4.
Bahwa Penggugat juga telah mengeluarkan tenaga dan biaya
yang besar dalam rangka mengembangkan dan memublikasikan merek SUPERMAN
miliknya secara internasional - termasuk Indonesia - secara terus menerus
melalui investasi, produksi, pemasaran/promosi, pendaftaran merek demi memperkenalkan
tokok SUPERMAN dan merek SUPERMAN;
5.
Bahwa pendaftaran merek SUPERMAN milik Tergugat a quo mengandung unsur itikad tidak
baik;
6.
Bahwa merek SUPERMAN milik Tergugat a quo telah meniru, menjiplak atau mengikuti merek SUPERMAN milik
Penggugat demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak
sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen, karena merek terdaftar SUPERMAN
milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek-merek
terdaftar SUPERMAN, Logo “S” (SUPERMAN) dan Lukisan tokoh SUPERMAN milik
Penggugat;
Menimbang,
bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo,
Tergugat dan Turut Tergugat telah menanggapi dan memberikan Jawaban pertama (veweer) baik dalam bagian Eksepsi maupun
dalam bagian Pokok Perkara sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis
Hakim akan menimbang dan menilai sebagaimana pertimbangan di bawah ini;
Dalam Eksepsi:
Menimbang,
bahwa eksepsi Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat adalah sebagaimana tersebut
di atas;
Menimbang,
bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya dapat disarikan berkenaan dengan empat hal
eksepsi, sebagai berikut:
1. Eksepsi
tentang gugatan Penggugat sudah pernah diajukan dan telah diputus (similia similibus);
2. Eksepsi
tentang Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil surat kuasa
sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Eksepsi
tentang gugatan pembatalan merek yang diajukan Penggugat telah lewat waktu
(daluarsa);
4. Eksepsi
tentang error in persona dalam bentuk
kurang pihak (exceptio plurium litis
consortium);
Menimbang,
bahwa eksepsi Turut Tergugat pada pokoknya dapat disarikan berkenaan dengan dual
hal eksepsi, sebagai berikut:
1. Eksepsi
tentang gugatan Penggugat yang telah lewat waktu (kadaluarsa);
2. Eksepsi
tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel);
Menimbang,
bahwa terhadap eksepsi Tergugat butir angka 1 sampai dengan butir angka 3 dan
eksepsi Turut Tergugat butir angka 1 a
quo dapat diketahui setelah diperiksa pokok perkaranya dan harus dibuktikan
berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan, maka eksepsi yang sedemikian rupa
tersebut adalah sudah menyangkut pokok perkara, sehingga Majelis Hakim akan
mempertimbangkan lebih lanjut bersama pada bagian Pokok Perkara;
Menimbang,
bahwa terhadap eksepsi Tergugat butir angka 4 dalam hal eksepsi tentang gugatan
Penggugat error in persona dalam
bentuk kurang pihak (exceptio plurium
litis consortium) berdasarkan argumentasi hukum Tergugat, bahwa gugatan pembatalan
merek terdaftar ditujukan kepada Tergugat, karena Tergugat bukanlah pertama
pemilik merek terdaftar SUPERMAN, melainkan pendaftar merek SUPERMAN pada
tanggal 7 Maret 1993 (filing date) adalah
SUTIEN SUSILAWATI yang disebutkan dalam sertifikat pendaftaran merek SUPERMAN, yang diperpanjang
pendaftarannya pada tahun 2003 dan 2013, kemudian pada tahun 2013 telah
dialihkan Sutien Susilawati kepada Tergugat
melalui jual beli sebagaimana Perjanjian Jual Beli Merek Nomor 37 tanggal 22
Maret 2013 (vide Bukti Tergugat, T-2
dan T-3; Bukti Turut Tergugat TT-01 sampai dengan TT-04);
Menimbang,
bahwa tidak digugatnya Sutien Susilawati sebagai pendaftar pertama (first to file) merek SUPERMAN (vide Bukti T-2a, T-2b, T-3a, T-3b, T-3c,
dan T-3d; Bukti Turut Tergugat TT-01 sampai dengan TT-04) dalam perkara ini
tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat error
in persona dan/atau gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), karena siapa saja pihak yang akan
digugat adalah merupakan hak pilihan Penggugat, dan gugatan diajukan terhadap
pihak yang berkepentingan dan secara nyata (feiteljke)
menguasai fisik benda atau barang objek yang disengketakan;
Menimbang,
bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum a quo, maka dalam gugatan Penggugat tidak terjadi error in persona dan tidak kurang pihak (plurium litis consortium);
Menimbang,
bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat butir angka 2 dalam hal eksepsi tentang gugatan Penggugat
tidak jelas dan kabur (obscuur libel)
harus ditolak berdasarkan alasan dan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat a quo tidak mencampuradukkan antara
“itikad baik” dengan “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” dalam hal merek terdaftar SUPERMAN milik
Tergugat dengan merek SUPERMAN milik Penggugat; Demikian pula ratio legis pengaturan dan perumusan menurut
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis in casu Pasal 21 tentang “itikad baik”
sebagai asas hukum permohonan pendaftaran merek dan tentang alasan hukum penolakan
permohonan pendaftaran merek karena “mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya” - ayat (1) atau karena “diajukan oleh Pemohon yang beritikad
tidak baik” - ayat (3) adalah merupakan ketentuan
prosedural tentang Pendaftaran Merek yang dapat ditolak dan diatur dalam satu
kesatuan pasal yang sama menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
Menimbang,
bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum a quo, maka gugatan Penggugat adalah jelas dan tidak kabur;
Menimbang,
bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum a quo, maka telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (voldoende gemotieveerd) bagi Majelis
Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara:
Menimbang,
bahwa gugatan Penggugat a quo telah
dibantah oleh Tergugat maupun Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang,
bahwa dalil gugatan Penggugat telah dibantah Tergugat dan Turut Tergugat
sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai beban pembuktian di persidangan,
Penggugat dibebani membuktikan dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat dan
Turut Tergugat dibebani membuktikan dalil bantahannya a quo;
Menimbang,
bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti Surat
atau Tulisan bermeterai cukup bertanda bukti P-1 sampai dengan P-61
sebagaimana lengkapnya tercantum dalam Berita acara Persidangan perkara ini;
Menimbang,
bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti Surat
atau Tulisan bermeterai cukup bertanda bukti T-1 sampai dengan T-11;
sedangkan Turut Tergugat bertanda bukti TT-01 sampai dengan TT-04 sebagaimana
lengkapnya tercantum dalam Berita acara Persidangan perkara ini;
Menimbang,
bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti Saksi
dan/atau Sumpah, dan Ahli;
Menimbang,
bahwa tanggapan masing-masing pihak terhadap alat bukti Surat atau Tulisan yang
diajukan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagaimana ternyata
dalam Kesimpulan masing-masing tersebut di atas;
Menimbang,
bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Jawaban pertama Tergugat, Jawaban
pertama Turut Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan Duplik Turut Tergugat,
serta penilaian fakta hasil pembuktian berdasarkan alat bukti yang diajukan
pihak-pihak berperkara sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim
mengkonstatasi sebagai fakta hukum konkret, sebagai berikut:
-
Bahwa sebelum gugatan
pembatalan merek terdaftar yang sekarang diajukan Penggugat, telah diajukan
gugatan pembatalan merek yang sama, dengan objek dan subjek perkara yang sama
dan telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Agustus 2018 Nomor
17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan di tingkat Kasasi berdasarkan
Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Desember 2018 Nomor 1105 K/Pdt.sus-HKI/2018,
putusan telah berkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak
dapat diterima, sehingga belum diperiksa pokok perkaranya (vide Bukti Tergugat, T-6a dan T-6b);
-
Bahwa Surat Kuasa Khusus (Power of Attorney) dalam dua bahasa
(Inggris dan bahasa Indonesia) tanggal 12 November 2019 dari Penggugat
prinsipal DC Comics ditandatangani oleh Douglas S. Phillips sebagai Senior Vice President DC Comics yang bertindak
untuk dan atas nama DC. Comics; Dan, DC Comics adalah persekutuan perdata antara
Warner Communications LLC dan EC Publications Inc. yang dibentuk berdasarkan
Hukum dan Undang-Undang Negara Bagian New York, Amerika Serikat yang diwakili Douglas
S. Phillips sebagai Senior Vice President
DC Comics dan Pemberi Kuasa (the
undersigned) Khusus “Bertindak
untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakilinya pada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengajukan gugatan pembatalan merek “SUPERMAN”
Nomor Daftar IDM000374438 dan IDM000374439 terhadap PT. Marxing Fam Makmur dan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual cq. Direktorat Merek, jika
diperlukan” yang telah diverifikasi tanggal 13 Desember 2019 Nomor 634614 oleh
pejabat yang berwenang, Milton Adair Tingling, Panitera Distrik New York
di Negara Bagian New York di bawah Legalisasi oleh Whitney A. Clark, Deputy Secretary of State for Business and
Licensing Services Departemen Negara Bagian New York, serta dihadapan
Notaris Publik Negara Bagian New York bernama Nordia Jackson, telah
dilegalisasi tanggal 17 Desember 2019 Nomor 025/Leg/XII/2019 oleh pejabat yang
berwenang Oki Yanuar, Deputi Sekretaris Negara Bagian untuk Jasa Layanan
Usaha dan Perizinan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kementerian Luar
Negeri Republik Indonesia (vide Bukti Penggugat, P-1 dan P-2a);
-
Bahwa menurut dalil bantahan
sebagai argumentasi hukum Tergugat dan Turut Tergugat pada bagian eksepsi,
gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);
-
Bahwa klasifikasi gugatan
Penggugat adalah gugatan pembatalan merek terdaftar “SUPERMAN” milik Tergugat in casu merek terdaftar “SUPERMAN” Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan merek terdaftar “SUPERMAN” Nomor
Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT. Marxing Fam Makmur
(Tergugat) yang menurut argumentasi hukum Penggugat, telah didaftarkan Tergugat
sebagai Pemohon yang beritikad tidak baik;
-
Bahwa menurut argumentasi hukum Penggugat, merek
“SUPERMAN” adalah merek terkenal (well-known
mark) dan sebagai merek terdaftar milik Penggugat, dan Penggugat adalah pemilik
merek-merek terdaftar “SUPERMAN”, Logo “S” (SUPERMAN) dan Lukisan tokoh
“SUPERMAN” yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut
Tergugat) untuk barang sejenis dan tidak sejenis di Kelas 9, 16, 28, 25, 26,
21, 14, 30 dan 32 yang terbagi atas 15 produk barang dan jasa;
Menimbang, bahwa gugatan pembatalan
merek terdaftar yang diajukan penggugat a
quo adalah berdasarkan alasan hukum Pasal 77 ayat (2), Pasal 76 ayat (1)
dan ayat (3) jo. Pasal 21 ayat (3) dan
ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
Menimbang,
bahwa meskipun gugatan pembatalan merek yang sekarang di bawah register Nomor
29/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah sama dengan objek dan subjek
perkara serta telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tanggal 13 Agustus 2018 Nomor
17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan di tingkat Kasasi berdasarkan
Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Desember 2018 Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018,
putusan telah berkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya gugatan Penggugat
tidak dapat diterima (niet ontvankelijke
verklaard), sehingga berdasarkan bukti Tergugat bertanda T-6a dan T-6b a quo dapat disimpulkan bahwa pokok
perkaranya belum diputus, maka bantahan dan argumentasi hukum Tergugat pada
bagian Eksepsi tentang Gugatan Penggugat sudah pernah diajukan dan telah
diputus (similia similibus) adalah tidak
beralasan hukum dan harus ditolak:
Menimbang,
bahwa setelah mencermati dan meneliti secara seksama terhadap surat kuasa
khusus Penggugat yang dibantah Tergugat di dalam argumentasi hukum pada bagian
Eksepsi a quo, Majelis Hakim
menyimpulkan bahwa Surat Kuasa Khusus (Power
of Attorney) Penggugat yang dibuat dalam dua bahasa, Inggris dan bahasa
Indonesia tanggal 12 November 2019 dari Penggugat prinsipal DC Comics,
ditandatangani oleh Douglas S. Phillips sebagai Senior Vice President DC Comics yang bertindak untuk dan atas nama
DC. Comics suatu persekutuan yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Bagian
New York, Amerika Serikat, berkantor di 2900 West Alameda Avenue, Burbank,
California 91505, Amerika Serikat kepada Advokat Prudence Jahja, S.H., LL.M dkk
untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat a quo telah menyebutkan secara jelas dan
khusus atau spesifik serta telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa
khusus untuk beracara di pengadilan negeri di Negara Republik Indonesia maupun
praktik peradilan perdata di Indonesia sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat
(1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 6 Tahun
1994 Tanggal 14 Oktober 1994;
Menimbang,
bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum a quo, Majelis Hakim berpendapat sebagai summa summarum bahwa bantahan dan argumentasi hukum Tergugat pada
bagian Eksepsi tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak memenuhi Syarat
Formil sebagaimana peraturan perundang-undangan a quo adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
Menimbang,
bahwa demikian pula apakah gugatan pembatalan merek terdaftar SUPERMAN milik
Tergugat yang diajukan Penggugat a quo
telah lewat waktu atau daluarsa?
Menimbang,
bahwa karena gugatan pembatalan merek terdaftar SUPERMAN milik Tergugat yang
diajukan Penggugat berdasarkan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Pasal 77 ayat (2), Pasal 76 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 21
ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,
yang pada pokoknya pendaftaran merek terdaftar SUPERMAN milik Tergugat yang
dimohonkan pendaftaran sejak tanggal 7 Maret 1993 (filing date) berikut perpanjangannya pada tahun 2003 dan tahun 2013
tersebut yang dimohonkan atas dasar itikad tidak baik, maka Majelis
Hakim menyimpulkan sebagai summa summarum
bahwa gugatan pembatalan Merek terdaftar SUPERMAN IDM000374439 Tanggal Pendaftaran (filing date) 7 November 2012 Kelas 30 untuk Jenis Barang: Beras, tapioka, sagu, tepung, sediaan
terbuat dari gandum, roti, biskuit, kue-kue, kembang gula, es konsumsi, madu
sirop, ragi, bubuk untuk membuat roti, saos-saos, es dan emping milik
Tergugat PT. Marxing Fam Makmur; dan Merek terdaftar SUPERMAN IDM000374438 Tanggal
Daftar (filing date) 7 November 2012 Kelas
34 untuk Jenis Barang: Tembakau-tembakau
kasar atau yang sudah dikerjakan, barang-barang keperluan perokok, geretan
(penyala), rokok kretek, dan rokok putih milik Tergugat PT. Marxing Fam
Makmur (vide Bukti Penggugat, P-3 dan P-4), yang diajukan Penggugat
sebagai pemilik merek terdaftar SUPERMAN, merek terdaftar Logo “S” (SUPERMAN)
dan Lukisan tokoh SUPERMAN yang terdaftar pada Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat) untuk Jenis Barang Sejenis dan Barang
Tidak Sejenis di Kelas 9, 16, 28, 25, 26, 21, 14, 30 dan 32 yang terbagi atas
15 produk jenis barang, yaitu “sejak Tanggal Pendaftaran (filing date) 17 Maret 1980 SUPERMAN IDM000089148 Kelas 9 ... dst.” sebagaimana dimaksud Penggugat
dalam dalil gugatannya butir angka 11 pada halaman 6-9 Surat Gugatan Penggugat
tersebut adalah dapat diajukan tanpa
batas waktu berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
Menimbang,
bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum a quo, maka bantahan dan argumentasi hukum Tergugat pada bagian Eksepsi
tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) adalah tidak beralasan
hukum dan harus ditolak;
Menimbang, bahwa identifikasi isu hukum berikutnya dalam gugatan pembatalan
merek terdaftar SUPERMAN milik Tergugat yang diajukan Penggugat dalam pokok
perkara ini adalah, sebagai berikut:
1.
Apakah Penggugat sebagai pendaftar pertama merek SUPERMAN
dan sebagai pemilik merek SUPERMAN?
2.
Apakah Merek terdaftar SUPERMAN milik Penggugat sebagai
merek terkenal (well-known mark)?
3.
Apakah Merek terdaftar SUPERMAN milik Tergugat a quo mempunyai persamaan pada pokoknya
atau keseluruhan dengan merek terdaftar SUPERMAN milik Penggugat ?
4. Apakah Tergugat dalam mendaftarkan Merek
SUPERMAN a quo dilakukan dengan
itikad tidak baik?
Tentang Pendaftar Pertama (First to File System):
Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah
Penggugat memenuhi kategori sebagai “pihak
yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dan/atau
Pasal 21” menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menunjukan alasan yang dapat
digunakan yang bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh alasan Pasal 20
dan/atau Pasal 21 itu terpenuhi, akan tetapi secara hukum cukup salah satu
pilihan sebagai alternatif alasan saja dianggap telah terpenuhi dan selanjutnya
dapat dijadikan dasar sebagai alasan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan
merek terdaftar;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P-5 dan P-6 terbukti
bahwa Penggugat adalah sebagai pihak pendaftar pertama (first to file system) dengan stelsel konstitutif tentang merek
SUPERMAN:
Nomor Daftar 158666 milik Penggugat yang
diajukan pertama kali (filing date) pada tanggal 17 Maret 1980 di Indonesia; Kemudian, Pendaftaran
Merek SUPERMAN Daftar Nomor 202172 milik Penggugat yang
diajukan pertama kali pada (filing
date) tanggal
16 Januari 1986 di Indonesia;
Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan
bukti P-5 dan P-6 terbukti menurut hukum bahwa Penggugat sejak tanggal 17 Maret 1980 adalah sebagai pendaftar
pertama (first to file system) Merek
terdaftar SUPERMAN Nomor Daftar 155666 dan Daftar Nomor 202172, serta terbukti
bahwa Penggugat adalah pemilik merek-merek terdaftar SUPERMAN;
Menimbang, bahwa demikian pula pendaftaran merek terdaftar SUPERMAN berikut
masing-masing perpanjangannya sebagaimana ternyata dalam bukti Penggugat
bertanda P-7 sampai dengan P-41A terbukti adalah milik Penggugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum a quo, maka Penggugat dapat dikategorikan
sebagai “Pihak yang Berkepentingan” sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 76
ayat 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil
gugatannya sebagai pemilik dan pendaftar pertama merek-merek terdaftar
SUPERMAN, sedangkan bukti Tergugat bertanda T-2 sampai dengan T-3 maupun bukti Turut Tergugat bertanda TT-01
sampai dengan TT-04 tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti Penggugat a quo;
Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum a quo, Majelis Hakim telah cukup alasan
dan pertimbangan (voldoende gemotieveerd)
untuk mengabulkan petitum gugatan butir angka 3 gugatan Penggugat;
Tentang Merek Terkenal (Well-Known Mark):
Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu Merek adalah sebagai “Merek
Terkenal (Well-Known Mark), maka yang
menjadi dasar pedoman kriteria adalah ketentuan Pasal 18 Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang pada
pokoknya menentukan kriteria “Merek Terkenal” yaitu dilakukan
dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat
produksi, promosi, distribusi maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa
yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud. Kriteria dimaksud harus mempertimbangkan:
a.
Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek
tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
b.
Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang
diperoleh dari penggunaan Merek tersebut oleh pemiliknya;
c.
Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam
hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
d.
Jangkauan daerah penggunaan Merek;
e.
Jangka waktu penggunaan Merek;
f.
Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang
dipergunakan untuk promosi tersebut;
g.
Permohonan atau pendaftaran Merek di Negara lain;
h.
Tingkat keberhasilan penegakkan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal
oleh lembaga yang berwenang;
i.
Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi
dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut;
Menimbang, bahwa kriteria global sebagai instrumen internasional untuk
menentukan “Merek Terkenal” (Well-Known
Mark) berikut bentuk perlindungan hukumnya adalah ketentuan Pasal 6 bis Paris Convention for the Protection of
Industrial Property Rights (Paris Convention, 1967) yaitu dalam menentukan
suatu merek merupakan terkenal, maka Negara harus memperhitungkan pengetahuan
tentang merek tersebut maupun pengetahuan yang diperoleh dari promosi merek
yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar pertama (first to file system) merek terdaftar SUPERMAN
berdasarkan ketentuan Pasal 16 TRIPs (Trade
Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit
Goods) harus memiliki hak ekslusif untuk mencegah seluruh pihak ketiga yang
secara tanpa izin pemilik dari penggunaan tanda perdagangan yang mirip atau identik
untuk barang atau jasa yang mirip atau identik yang terkait dengan merek
SUPERMAN sebagai merek terdaftar, di mana penggunaan semacam itu akan dapat
menimbulkan kebingungan dalam penggunaan tanda yang identik untuk barang atau
jasa yang identik;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P-42 berupa print-out surat bersumber dari situs WIPO Global Brand
Database di 100 pendaftaran merek-merek SUPERMAN milik Penggugat di di banyak negara, serta
dihubungkan dengan bukti Penggugat bertanda P-22 sampai dengan Bukti P-42 menurut hukum telah membuktikan
bahwa Penggugat telah memiliki banyak pendaftaran merek SUPERMAN, Logo “S”
(SUPERMAN), dan Lukisan tokoh SUPERMAN yang telah terdaftar di
berbagai Negara
sejak Tahun 1939; Demikian pula,
berdasarkan Bukti
P-28, P-28A, P-31, P-31A, P-32, P-32A, P-34, P-34A, P-36, P-36A, P-37, P-37A menurut hukum telah terbukti bahwa Penggugat telah memiliki pendaftaran merek-merek
terdaftar SUPERMAN di Kelas 30 dan Kelas 34 sebelum merek terdaftar
SUPERMAN berikut perpanjangannya milik dan atas nama Tergugat (PT. Marxing Fam Makmur) yang sebelumnya telah dibeli dari Sutein
Susilawati;
Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum a quo, Majelis Hakim telah cukup alasan
dan pertimbangan (voldoende gemotieveerd)
untuk mengabulkan petitum gugatan butir angka 2 gugatan Penggugat in casu merek terdaftar SUPERMAN milik
Penggugat adalah merek terkenal (well-known
mark);
Tentang “Persamaan pada pokoknya atau Keseluruhannya”:
Menimbang, bahwa merek terdaftar SUPERMAN milik Tergugat a quo telah terbukti berkemungkinan akan
menimbulkan kebingungan dalam arti luas atau dapat menimbulkan salah paham
konsumen, sehingga perlu dicegah adanya perbuatan Tergugat yang mendompleng (free ride) atau membuat kabur (dilution) merek terdaftar SUPERMAN milik
Penggugat, serta guna melindungi fungsi merek sebagai pembeda dengan pihak lain
dan bagi Penggugat untuk melindungi kepercayaan bisnis pada pengguna merek SUPERMAN
dalam 15 varian produk barang, serta guna kepentingan konsumen Penggugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum a quo, Majelis Hakim telah cukup alasan
dan pertimbangan (voldoende gemotieveerd)
untuk menyatakan bahwa merek terdaftar SUPERMAN milik Tergugat a quo mempunyai persamaan pada pokoknya
atau keseluruhannya dengan merek terdaftar SUPERMAN milik Penggugat yang telah
dimohonkan lebih dahulu oleh Penggugat sejak tanggal pendaftaran (filing date) 17 Maret 1980 dan Penggugat
sebagai pendaftar pertama (first to file
system) merek terdaftar SUPERMAN Nomor Daftar 155666 dan Daftar
Nomor 202172 di kantor Turut Tergugat, serta Penggugat terbukti sebagai pemilik
merek-merek terdaftar SUPERMAN berikut perpanjangannya di kantor Turut Tergugat
yang terbagi dalam 15 varian produk jenis barang sejenis atau barang tidak
sejenis sebagaimana ditentukan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
Menimbang, bahwa merek terdaftar SUPERMAN milik Tergugat yang dinyatakan
terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek
terdaftar SUPERMAN milik Penggugat a quo
Majelis Hakim perlu mengaitkannya dengan persoalan hukum in casu apakah Tergugat dalam mendaftarkan Merek SUPERMAN a quo dilakukan dengan itikad tidak
baik?, yang akan dipertimbangkan di bawah ini;
Tentang “Itikad Tidak Baik”:
Menimbang, bahwa prinsip perlindungan hukum merek di Indonesia adalah
memberikan perlindungan atas merek terdaftar dengan prinsip itikad baik (good faith) yang harus dipenuhi pada
waktu permohonan pendaftaran merek sebagai salah satu alasan absolut (absolut grounds) maupun pada waktu
sebagai dasar gugatan pembatalan merek berkenaan dengan keabsahan suatu merek
terdaftar;
Menimbang, bahwa di lingkup hukum perdata dikenal prinsip atau asas itikad
baik (goeder trouw, good faith) sebagaimana dimaksud
ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tentang itikad baik secara objektif
yang mengandung makna “dengan jujur” atau “secara jujur” yang apabila
diterapkan pada perlindungan hukum merek adalah bertujuan untuk
mengidentifikasi dan membedakan produk barang dan/atau jasa satu produsen dari
produsen lain, serta merek yang digunakan harus dengan itikad baik dan bukan
sekadar mengadopsi merek tanpa penggunaan yang dapat dipercaya dan hanya
sekadar upaya untuk menahan pasar (vide:
Rahmi Janed, 2011, h. 4-5);
Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dan pertimbangan hukum pada bagian
tentang “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” dihubungkan dengan “itikad
tidak baik” yang dinyatakan terbukti bahwa pendaftaran merek terdaftar SUPERMAN
milik atau atas nama Tergugat (PT. Marxing Fam Makmur) dilakukan dengan itikad
tidak baik a quo sebagaimana dimaksud
menurut ketentuan Pasal 77 ayat (2) jo.
Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
tentang Merek dan Indikasi Geografis;
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum a quo, maka Majelis Hakim summa summarum berpendapat dan menyatakan bahwa Merek
terdaftar “SUPERMAN”
Nomor Pendaftaran
IDM000374439 di Kelas 30, dan Merek terdaftar “SUPERMAN” Nomor
Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT. Marxing Fam Makmur
(Tergugat) telah didaftarkan atas dasar unsur itikad tidak baik;
Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum a quo, Majelis Hakim telah cukup alasan
dan pertimbangan (voldoende gemotieveerd)
untuk mengabulkan petitum gugatan butir angka 4 dan butir angka 5 gugatan
Penggugat;
Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat atau Tulisan yang diajukan Tergugat
maupun Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas ternyata tidak dapat
melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, sehingga baik Tergugat maupun
Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;
Menimbang, bahwa karena gugatan dan petitum gugatan Penggugat dikabulkan
seluruhnya yang lebih lanjut redaksi amar putusannya adalah sebagaimana akan
disebutkan di bawah ini;
DALAM REKONVENSI :
Menimbang, bahwa karena gugatan Konvensi dari Penggugat
Konvensi dikabulkan seluruhnya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
:
Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi harus dihukum membayar
biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;
Memerhatikan ketentuan Pasal
21 ayat (1), ayat
(3), Pasal 76 ayat (1), ayat (3), Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografi, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dan berhubungan dengan perkara ini;
MENGADILI :
DALAM KONVENSI:
Dalam eksepsi:
Menolak
eksepsi Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat seluruhnya;
Dalam Pokok
Perkara:
1. Mengabulkan gugatan
Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Merek terdaftar “SUPERMAN”
milik Penggugat sebagai merek terkenal (well-known mark);
3. Menyatakan Penggugat
sebagai pihak yang berhak atas merek “SUPERMAN” di Indonesia;
4. Menyatakan Merek terdaftar “SUPERMAN”
Nomor Pendaftaran
IDM000374439 di Kelas 30, dan Merek terdaftar “SUPERMAN” Nomor
Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT. Marxing Fam Makmur (Tergugat)
telah didaftarkan atas dasar unsur itikad
tidak baik;
5.
Menyatakan batal pendaftaran merek “SUPERMAN” Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas
30, dan pendaftaran merek “SUPERMAN” Nomor Pendaftaran
IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT. Marxing Fam Makmur (Tergugat) dengan
segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat untuk menyampaikan Salinan Putusan
ini kepada Turut Tergugat agar melaksanakan pembatalan pendaftaran merek terdaftar
“SUPERMAN” Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas
30, dan merek terdaftar “SUPERMAN” Nomor Pendaftaran
IDM000374438 di Kelas 34 atas nama Tergugat (PT. Marxing Fam Makmur) dari
Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
DALAM REKONVENSI :
Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi seluruhnya;
DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :
Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar
biaya perkara sejumlah Rp1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu
rupiah).
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh
kami Albertus Usada, S.H., M.H.
selaku Hakim Ketua, Made Sukereni, ,
S.H., M.H. dan Agung Suhendro, S.H.,
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst
tanggal 27 Mei 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuswardi, S.H., M.H. Panitera
Pengganti, dan Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta tidak dihadiri
Kuasa Turut Tergugat.
LINKS BERITA Terkait
Hukum Online: Akhirnya DC Comics Pemilik Sah Merek Logo SUPERMAN.
Smart Legal: DC Comics Memenangkan Gugatan Sengketa Merek melawan PT. Marxing Fam Makmur sebagai Produsen Wafer Superman.
Prambors FM: DC Comics Menang Lawan Wafer Superman Setelah Dua Tahun.
Keepo Me: Lima Fakta Liku-Liku Perebutan Hak Merek SUPERMAN di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Detik News: DC Comics Menang Melawan Superman Versi Indonesia.
